美国职务发明制度演进及其对我国的启示 王重远 摘要:随着生产效率提高和经济发展,美国职务发明专利权经历了由个人的自然人身权利转为 基于契约关系的法人财产权的演进。这既是生产力发展的必然结果,同时也说明职务发明制度只有与 经济发展和创新形式相适应,才可能对创新形成正向的激励作用。因此,我国职务发明相关法规应当紧 密地与本国科技发展水平、经济发展水平和企业制度保持协调,积极保护我国目前创新的主要决定性因 素,明确发明者作为创意产生的主体地位,成为促进产业技术水平提高的有力制度保障。 关键词:职务发明;专利;技术创新 中图分类号:I)923.42 文献标识码:A 文章编号:1001—5019(2012)0l一0135—06 基金项目:山东省教育科学“十一五”规划课题(2010GG243) 作者简介:王重远,山东工艺美术学院人文艺术学院讲师,管理学博士(山东济南250300)。 职务发明制度是基于劳动雇佣关系而产生 基本脉络。以下将分别解读这些改革的根源、 的专利权如何在发明人和企业之间进行分配的 过程及其影响,并由此启发我国专利制度完善 法律制度。其核心是在个人、企业之间寻找利 的思路。 益平衡,为发明创造活动提供高效的制度空间, 一从而实现社会资源的优化配置。自从进入工业 、美国职务发明制度的历史演进 化大生产时期以来,由职务发明而产生的专利 根据发明创造的特点及相应企业组织形式 无论在数量还是在质量上相对于非职务发明专 演变的不同,美国职务发明制度的历史演进大 利都占据着主导地位。合理的职务发明制度将 致可分为以下三个阶段。 对技术创新产生重大影响。为达到这一目标, (一)强调个人创意时期(1840~1880) 各国采取了不同的做法。其中,美国作为超级 在美国历史上,1840年之前并无职务发明 科技大国,其职务发明制度有诸多独特与成功 的概念。其主要原因有:(1)从劳动关系上看, 之处值得我们借鉴。它自19世纪初诞生经过 当时美国尚处于资本主义萌芽和工业早 一个世纪的发展演变,于20世纪30年代末定 期,获得专利的发明往往是发明者个人的经验 型。之后虽历经1952年和1980年专利法的重 总结或某个天才依靠其他普通人不能拥有的特 大修订及1999((美国发明人保》(AIPA)的 殊才能在沉思中突然灵光一闪的结果,很少需 补充和完善,其确立的基本原则未发生重大改 要复杂昂贵的设备仪器完成。所以这个时期的 变。本文将沿着这一历史发展轨迹,摘取三个 职业发明家大多依靠自身兴趣及条件进行 典型改革片断进行剖析,这些改革不仅对于美 研发而不愿受某一公司或行业的束缚,他们主 国本身的技术创新产生积极影响而且对于世界 要是依靠专利转让或许可的方式获取经济回 各国职务发明制度的改革影响深远。它们从总 报①。例如著名的爱迪生实验室。在这一阶 体上大致反映了美国职务发明制度改革历史的 段,发明者可以完成发明并实现专利的价 ①曾海帆:《专利制度发展简史》,长沙:湖南省专利管理局,1985年,第34~98页。 135 安徽大学学报(哲学社会科学版) 2012年第1期 值,不与企业发生劳动合同关系,不存在职务发 专利权授予雇主。因此,在其中只起到谁 明的基础。(2)从产权法理上看,专利法的立 是创意提出者的判定作用,并未涉及相关权利 法者认为:专利法保护的不仅是实物形态,更重 如何在当事人之间进行分配的问题。 要的是保护实物形态中所包含的创意①。按照 (二)按照贡献分配专利权时期(1880— 美国法律中只有劳动才能产生相应权利的观 1920) 念,发明者作为创意的提出者当然有权力享受 MeClurg案生动地展现了1839年专利法中 由此带来的权利。因此发明获得的专利权理应 默示许可原则在雇佣条件下判断专利权归属的 成为发明者私有产权。故1787年起草的美利 应用。但在该案判决注释中,进一步指出: 坚合众国第1条第8款对此做出了原则性 如果某人受雇于他人,利用雇主资产从事某项 的规定:“为发展科学和有用的技术,在一定期 发明活动,获得相应报酬并且由雇主无偿使用 间内,保障作者和发明者对其著作和发明享有 后再申请专利的行为应视为同意使用。这就凸 独占权。”这成为美国确立知识产权制度 显出劳动雇佣关系在专利使用权方面的特殊 的基本原则之一②。根据这一精神,1790 性,为以后的发展变化埋下了伏笔。在1886年 年诞生的美国第一部专利法第111条规定: Hapgood Co.V8.Hewitt案⑦中,Hewitt以设计师 “申请专利,除本编另有规定外,应由发明人以 的身份受雇于Hapgood公司从事新型铁犁的设 书面向专利与商标局提出。”这样就很容 计工作,设计成功后该项发明设计获得专利权, 易推断出立法者认为发明人是专利的当然的原 但Hewitt离职后便禁止原雇主使用该项专利 始拥有者。 技术,被原雇主诉至。第二巡回依据 司法实践上,美国史上第一件涉及雇员与 发明中存在的雇佣关系和默示许可原则判决雇 雇主之间职务发明纠纷的案例是1843年的 主继续使用该专利设计。被告不服上诉至最高 McClurg vs.Kingsland案③。该案中,雇员在其 ,高院在维持原判的基础上进一步指出,按 发明获得专利授权后便禁止雇主使用该专利技 照公平原则,如果仅因为发明者完成了约定的 术,雇主随即提起诉讼。认为,根据专利 工作,便将为发明提供了物质设备的雇主排除 法,专利权归属的决定性因素是创意的主体。 在使用者之外是显失公平的。根据高院的这一 发明人的身份优于雇员身份,劳动关系并不影 判决,第二巡回在审理1897年的Blauveh 响专利权的归属。故专利权归雇员所有,但雇 V8.Interior Conduit&Insulation Co.案⑧中进一 主拥有专利技术的实施权,因为雇员在申请专 步强调了企业在发明中所作出的贡献。当一名 利之前便已默许雇主使用其发明④,其后的禁 工人被雇佣并根据他们的技能水平接受相应的 止行为违反了1836年写入专利法中的默示许 报酬时,雇主便有权力获得与此相关的财产权。 可原则⑤,也即任何人只要在专利申请前获得 该判决还首次引入了工场权(shop right)这一 专利人的许可,就可以拥有专利使用权,这与雇 概念。工场权是指由雇主投资产生的发明,雇 员与雇主的劳动关系无关。同样,在1868年的 主拥有无需雇员直接或间接同意的无转让权的 Woollen Corp.VS.Jordan案⑥中,根据雇主 实施权。即在雇佣关系下,雇员利用雇主的资 是创意的提出者而雇员只是执行者的事实,将 源进行发明创造活动并取得专利权时,雇主便 ①Abraham Lincoln,Second Lecture on Discoveries and Inventions(Feb 1 1,1859). ②其他两个重要原则还包括:(1)“促进知识”(Promotion ofLearning),即知识产权的立法目标旨在促进知识传播;(2)“公共 领域保留”(Preservation ofPublic Domain),即知识产权被在一定的时间和范围之内。 ③见42 uS(1 How)at 204—05。 ④1839年专利法第7条:允许专利人在申请专利前两年内可以使用、出售该发明,但有显著证据表明放弃意图者除外。 ⑤默示许可原则是指:任何人开始时默许或允许他人行使某项权利时,今后不得以此为由进行起诉。 ⑥见74 US 583(1868)。 ⑦见119 US 226(1886)。 ⑧见80 F 906,908(2nd Cir.1897)。 136 王重远:美国职务发明制度演进及其对我国的启示 享有相应的工场权。这就意味着雇主可以通过 雇佣这一形式天然地获得相关发明的部分专利 权。至于是否获得全部专利权则由雇主在发明 中所起的相应的作用大小及事先的合约决定。 这一原则沿用至今,并成为美国职务发明的特 色之一。与此相对应的是1896年印第安纳州 (三)强调契约合同时期(1920年至今) 在Hapgood Co.vs.Hewitt案中,最高 的判决实质上说明不再认为获得专利的发 明仅来源于发明者个人灵感,其确立的按照贡 献大小来决定专利权的分配原则为企业能够获 得全部的专利权创造了可能。具有代表性的案 例是高等1924年的Standard Parts CO.YS. 否决了雇主的专利使用权,即因为雇主没 有在发明中起到相应的贡献,也没有为发明的 Peck案⑧。该案中,Peck受雇从事改善提高福 制作、应用及申请专利发挥作用。这样法律就 特汽车部件性能的工作,在相关工作成果获得 确立了以雇主是否在发明中起到相应的作用作 专利后,Peck宣称拥有专利权,被公司提起诉 为其是否享有相应专利权的判断标准。 讼。第六巡回从维护发明者利益的角度出 强调依据发明中贡献的大小来判决职 发,驳回了公司的部分上诉请求④。但最高法 务发明专利权利的归属,并给予雇主工场权,这 院的判决推翻了上述结论,认为Peck与企业签 反映了当时科技水平的提升和技术与资本相融 订的劳动雇佣合同证明企业是发明创造活动的 合的历史过程:一方面,19世纪中期之后,随着 组织者,雇员只是发明活动的参与者,企业已经 科技的发展,技术创新过程日益呈现出复杂化、 通过合约形式购买了发明者的劳动,故从尊重 系统化的趋势,发明者个人财力、能力无力承担 劳动雇佣合同出发,应将专利权授予企业⑤。 日益增高的风险和成本。另一方面,随着第二 此案的判决标志着雇主只要在合约中明确了雇 次技术和生产规模的扩大,公司法人财产 员的工作性质,那么企业将拥有与该工作性质 制度逐步成为市场经济的主要财产制度①。法 相关发明完整的专利权。1921年的Appara ̄t. 人财产制度不仅扩大了公司的实力,更重要的 WOS Co.VS.Mica Condense Co.案⑥的判决说明 是,使技术创新活动成为企业发展的一种内在 进一步确立了专利权分配的两条基本原则:第 要求,因为知识本身具有一定的路径依赖性,如 一,发明是由雇员在雇佣期间利用雇主的资源 果没有成熟的技术积淀和研发团队,持续性地 作出的,在没有明确的约定情况下,雇主拥有专 产生有价值的发明是非常困难的,单纯依靠购 利的实施权,所有权归雇员。第二,如果是从事 买已经不能满足其需要,因此技术和资本更紧 特定的专门的发明活动,在这种特定的关系下, 密地融合,发明者成为企业的有机组成部分。 雇佣关系已经明确表示雇员事先将发明成果转 所以企业为了追求高额的垄断利润,依靠雄厚 让给雇主,雇主拥有最终成果的所有权。这两 的财力纷纷招募科学家组织大型实验室(如赫 项基本准则的确立标志着职务发明制度的成 赫有名的贝尔实验室),以满足生产领域所需 熟。其后历经近百年的洗礼,这两条基本原则 的知识日益专业化的需求。截至1899年,美国 始终未做重大改变。 已有112家工业实验室;从1899年到1918年, 对合同的重视源于企业组织形式及相 美国工业实验室新增553家。至此,发明者不 关劳动法律的变化。为适应生产规模的不断扩 再是以单独个体存在而成为企业经营中的有机 大,在“有限责任”的法律基础上,企业开始面 组成部分②。 向社会发行股票,筹集资本,出现了股份有限公 ①刘茂林:《知识产权法的经济分析》,北京:法律出版社,1996年,第65—132页。 ②李明德:《美国知识产权法》,北京:法律出版社,20o3年,第293—307页。 ③264 US 52(1924)。 ④282 F 443,453(6th Cir 1922)。 ⑤264 US at 59—6o。 ⑥239 Mass 158,131 NE 307(1921)。 l37 安徽大学学报(哲学社会科学版) 2012年第1期 司的组织形式。企业的性质进一步演变成各种 进过程实际上反映出创新方式及创新决定性因 素的改变,说明职务发明制度只有与经济发展 和创新形式相适应,才可能对创新形成正向的 激励作用,因此,美国职务发明制度的形成和发 生产要素之间契约的组合体①。在此大背景 下,作为已经成为企业有机组成部分的发明者, 与企业的关系当然也是以契约为主。随着企业 经营者逐渐意识到专利权对于盈利的重要性, 于是经营者纷纷在雇佣劳动合同中明确了专利 权的归属,通过签订合约的方式获得专利权。 这样的转变使原来人身权利上的知识产权变成 展可以看作生产效率提高和经济发展的必然 产物。 而就我国职务发明制度的形成和发展来 看,由于受到政治大环境的影响,我国职务发明 了劳资谈判的结果,专利权的分配转变成雇员 制度从诞生之时起就带有浓重的公有制色彩, 和企业法人之间的合约,发明的成果不再是某 至今虽有过两次修改,但企业对于发明专利仍 个人的成果而是整个企业的宝贵资产。这种变 保留绝对的优势。这突出表现在:对于在普通 化对司法和劳资雇佣关系运作都产生了深刻的 的研究工作中所获得的发明,美国规定雇主只 影响。 享有不可转让的使用权,而我国企业拥有全部 一项专利技术往往需要多种专业人员合作 的所有权;对于专利申请人,美国规定只有发明 完成,综合化、团队化成为创新的必然趋势。这 者或得到发明者的授权才能申请专利,而我国 时,团队成员之间的合作成本、沟通成本将成为 职务发明的申请只能由企业进行;对于发明人 创新中最大的交易成本。事先的发明契约有利 的报酬,美国则是由雇佣条款和合约约定,而我 于减少发明过程的交易成本。如果由发明工作 国在《专利法实施细则》中对此有相应的详细 团队中的单个发明者分别拥有自己的专利,根 规定。所以,从立法的初衷来说,立法者是试图 据博弈理论,每一个发明者都将自己的专利技 通过积极保护企业利益来刺激企业产生更多的 术在新产品中的不可或缺性作为与组织谈判的 职务发明。但是现实的结果却与之背道而驰: 筹码,为获得额外利益而要求其他人作出更多 从1985年到2006年,中国职务发明仅占申请 的让步。这就意味着合作包含着巨大的谈判成 总量的36.9%,而非职务发明占63.1%,而美 本。而由于技术不断进步,每一项技术发明创 国职务发明占专利申请总量的比例能达到 新都必须以此前的工作为基础,如果给发明者 75%以上②。本文认为,造成这种尴尬现象的 个人以专利,则在公司内部无形中为技术的发 根本原因在于立法者缺乏对我国创新环境及特 展设置了障碍,而为克服这一障碍必须付出更 点的清醒认识。 多的交易成本。 首先,我国不彻底的企业股份制改造使得 二、美国职务发明制度演进 不少国有企业仍存在着国有股权主体虚置的问 对我国的启示 题,从而引发国有企业创新的动力不足。当企 业斥资(包括按市场运作规则向银行贷款)搞 职务发明制度的主旨是通过专利权在发明 技术创新、技术进步获得的收益及其形成的资 者和雇主之间的不同配置,达到产生更多有价 产仍归国家,而创新失败的责任与风险却由企 值的发明,促进社会整体利益的目的。因此,根 业独自承担。这就形成了在生产单位技术创新 据“波斯纳定理”,在交易成本高的情况下,初 的成本被内部化,而相应的收益却被外部化的 始的专利权只有赋予“最珍视此权利的人”(即 情况,使得企业对于技术创新不重视、不感兴 估价高者)一方,才能达到社会整体“最优效 趣,还未真正成为技术创新的主体。面对高投 率”结果。美国职务发明专利权由个人的自然 入高风险的创新成本,企业就会根据趋利避害 人身权利转为基于契约关系的法人财产权的演 原则和自己的理性判断做出选择,减少甚至停 ①贾根良:《演化经济学:现代流派与创造性综合》,《学术月ff,]}2002年第12期,第61~70页。 ②陈国清、朱雪忠:(eel,务发明创造的非职务化流失》,《科研管: ̄2}2001年第6期,第18~19页。 138 王重远:美国职务发明制度演进及其对我国的启示 止重大创新的投资。而民营企业本身创新热情 虽然高,但当今中国社会对民营企业创新却缺 比明显处于弱势地位,同时,由于此权利的行使 与救济缺乏程序上的保障,使得发明或设计人 难以真正对抗单位的所有权或持有权。这就造 乏非常发达的融资体系、贸易体系及人力资源 和知识产权保护体系的支持,加之中低端产品 现实利益的干扰和诱惑,因此在经营上追求 “短平快”,使得民营企业创新成了无根之浮 萍。创新主体的缺失是我国职务发明数量较少 的根本原因。 成发明人和单位的利益严重失衡。对于发明者 来说,从自身利益出发,减少职务发明成为其最 佳的选择。 面对此类情形,在宏观大环境难以在短时 间内改变的前提下,如果要实现鼓励发明的目 其次,由于我国国情及科技水平,我国 的,我国修改职务发明相关规定时应从波斯纳 申请专利主要是小规模渐进式的发明,发明者 定理人手,寻找交易成本最小的制度设计,保护 个人的素质及积极性的发挥对这类发明有较大 那些决定我国创新成果的主要因素。在我国目 的影响。企业应当对从事职务发明创造的相关 前企业相对于发明者处于绝对强势地位,且自 人员给予奖励。根据我国《专利法实施细则》 身创新动力不足的情况下,明确发明者作为创 的规定:一项发明专利的奖金最低不少于2000 意主要产生的主体地位,使其在与企业进行劳 元,而一项实用新型专利或者外观设计专利最 动谈判时有更多的有利于自己的筹码,增加发 低不少于500元。但如果考虑到通货膨胀等因 明者的预期收益,减少未来收益不确定性的风 素,现在的专利奖励金额与专利可能获得的经 险。例如美国专利法中保留了发明人作为专利 济效益相比明显偏少。同时,根据我国《专利 申请人的传统。这使得雇主获得专利权的大小 法实施细则》规定:企业每年应当从实施该项 由其在发明过程中贡献的大小和支付给发明者 发明或者实用新型专利所得税后利润中提取不 的转让费用的多少来决定。这就构成了对雇主 低于2%的利润,或者从实施该项外观设计专 的制约,促使其在发明过程中发挥更大的作用, 利所得税后利润中提取不低于0.2%的利润作 同时也是对发明益的有力保障。从公平和 为报酬支付发明人或者设计人。但由于信息的 促进创新的角度出发,建议对职务发明做如下 不对称,专利人无法确切了解利润额而缺少可 修改: 行性。在这种情形下,雇员付出相应的劳动后 第一,借鉴美国专利法中的工场权制度,将 本身应得的利益难以得到有效的预期,故雇员 企业方在发明中的责任和义务同享有的专利权 作为一个理性的经济人,必然会减少自身的付 联系起来,从而实现对企业技术创新的有效激 出,来避免交易的发生,即职务发明数量就会减 励。专利法的本质就是利用人的趋利性,赋予 少。同样的,为了获得更高的利润,作为雇员的 创新者专利权,通过法定的垄断形式获得发明 发明者也会有意识地隐藏自己的发明,或是进 的补偿,激发人们持久的创新热情,使原本非功 行暗箱操作将本属于企业的职务发明转移为自 利的、偶然的创新活动获得持续的动力。从这 己的非职务发明来获得更高的利益。这样对企 个意义上来说,企业专利权的大小将直接与对 业造成了相应的损失。 创新的贡献成正比,而不是直接赋予企业获得 最后,由于相关制度的缺位及制度的不完 专利权,更有利于激发企业创新的热情。 善,使得在我国职务发明制度中发明人的专利 第二,废除专利发明人的奖励,采取更为灵 申请权、专利权、科技成果转化参与权、科技成 活合理的激励方式和方法。专利的取得本身并 果转化收益权一直处于被动地位。例如在专利 不能直接带来经济效益,在专利并没有实际应 技术转让过程中,我国相关专利法规规定相关 用价值的情况下,单位却支付了奖金,这对于自 专利人在进行科技成果转化活动时应当取得该 负盈亏的企业来讲是不公平的①。同时,废除 单位的同意。然而,由于科技成果人与企业相 单一标准的奖励制度能够促使发明者更加注重 ①陈震:《职务发明人科技转化中权益保障的对策研究》,《科技管理研究》2oo7年第5期,第120页。 l39 安徽大学学报(哲学社会科学版) 2012年第1期 发明的实用性,从而与通过技术创新促进经济 同这一法律形式将企业与发明者之间的权利和 发展的职务发明制度核心目的相吻合。并且在 义务明确下来,既可以促使各方各司其职,相互 实施过程中应明确规定在单位未履行给付义务 协调,又可有效地解决纠纷。同时能够解决创 时发明人(设计人)的维权途径和单位应当承 新时不同情况下法律的适用性,使得作为雇员 担的法律责任,以达到激励员工的目的。 的发明者对发明后的利益有明确的预期,减少 第三,对专利技术的使用,通过赋予发明者 发明之前的交易成本。 知情权和一定限度的参与权来保障自身利益的 实现。例如,在发明者支付企业一定的发明投 三、结语 资的补偿之后,有赎回自己专利的权利。这样 随着国际技术竞争的加剧,投入规模越来 一方面保证企业利益不受损失,另一方面促使 越大,研发深度不断增加,职务发明在技术创新 企业认真对待科技发明,加快科技成果向现实 中的作用越来越大。因此,完善职务发明的权 生产力的转化,为实现专利价值最大化创造良 属,并不是简单的收入分配问题,应提高到增强 好的条件,达到平衡发明者与企业之间的利益、 国家创新能力的高度来认识,在法律和制度上 激发发明者的创新动力的目的。 给予必要的保障。但制度本身并非我们追求的 第四,进一步强调劳动合同的重要性和规 目标,它仅仅是促进国家技术进步、提高民族工 范性。发明者的权利和义务应当在其雇佣合同 业实力和增进社会财富的一种手段。因为职务 中加以明确规定。假如雇主在发明之前便以合 发明制度作为一国法制的一部分,从来都无法 约的形式明确发明者和雇主之间的权利和义 游离于特定社会的法制环境、经济文化发展状 务,企业拥有专利权意味着同时享有与此相对 况之外。制度本身的先进与否并不足以成为衡 应的剩余索取权,这样就能够更有效地激发企 量一国制度优劣的标准。它只有紧密地与本国 业承担研发的整体组织、协调及领导的任务,在 科技发展水平、经济发展水平和企业制度保持 很大程度上减少了交易成本的发生,促进更多 协调,并成为促进产业技术水平提高的制度时, 符合社会利益的有价值的发明的出现。通过合 其存在的价值才能得到最终体现。 Evolution of the U.S.Service Invention System and Implications for China WANG Zhong-yuan Abstract:With the increase of production efifciency and economic development.the U.S.service invention system experienced an evolution from the natural right of individuals to corporate property based on contractual relationship.This inevitable resuh of the development of productive forces shows that this system can serve as a positive incentive for innovation only when it is compatible with innovation and eco- nomic development.Therefore,our service invention laws and regulations should be well coordinated with the level of technological development,economic development and enterprise system,in order to protect the main determinants of innovation and recognize the dominant position of the inventor.Thus the system can safeguard the upgrading of industiral technology. Key words:service invention system;patent;technological innovation WANG Zhong-yuan,lecturer&doctor of management,Shandong University of Arts and Design, Ji’nan,Shandong,250300. ‘ 责任编校:徐玲英 140